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22 de Junho de 2021
2º Grau
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Tribunal de Justiça de Minas Gerais
mês passado
Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL
Publicação
13/05/2021
Julgamento
12 de Maio de 2021
Relator
José Marcos Vieira
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Inteiro Teor



EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

- Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

- Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a reforma da decisão que defere a medida liminar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.21.027080-7/001 - COMARCA DE CONTAGEM - AGRAVANTE (S): CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - AGRAVADO (A)(S): CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA

RELATOR.





DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA (RELATOR)



V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Casa das Válvulas Comércio de Equipamentos Industriais Ltda. da decisão (DE-05) que, nos autos da Ação Cominatória de Abstenção do Uso de Marca ajuizada por Casa das Válvulas Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda., deferiu a liminar para compelir a Agravante a deixar de usar a marca "casa das válvulas", registrada pela Agravada.

Em minuta recursal, a Agravante assevera que atua desde a sua constituição (2001) no ramo de comércio varejista de válvulas, tubos e conexões, manômetros e termômetros.

Argumenta que depositou perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial o pedido de registro da marca "casa das válvulas" em 04/02/2002, o qual foi indeferido, já que se trata de sinal de caráter genérico e que faz parte da razão social de qualquer empresa do ramo.

Aduz que registrou o seu domínio perante o registro.br, em 01/10/2013, para resguardar o uso exclusivo de seu nome empresarial e marca no mercado eletrônico, motivo pelo qual o deferimento da liminar viola o direito assegurado a Agravante pela Lei da Propriedade Industrial.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Deferimento do pedido de efeito suspensivo transladado em documento eletrônico de n. 45.

Em contraminuta, a Agravada aduz ser titular do registro da marca "Casa das Válvulas Equipamentos Hidráulicos Industriais" perante o INPI, razão pela qual lhe é assegurado o uso exclusivo em todo território nacional. Como reforço de tese, argumenta que o registro perante a Junta Comercial garante a propriedade da marca, tão somente, em nível nacional. Por fim, afirma que a semelhança entre as marcas causa confusão aos consumidores, fato evidenciado pelo idêntico segmento do mercado de ambas as empresas. Requer o improvimento do recurso.

É o Relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que a Autora, ora Agravada, ajuizou a demanda ao argumento de que efetuou o registro de sua marca "Casa das Válvulas Equipamentos Hidráulicos Industriais" no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 27/10/2016 e com deferimento em 10/07/2018.

Afirma, ainda, que em novembro de 2018 informou à Ré (Casa das Válvulas Comércio de Equipamentos Industriais Ltda.), por meio de notificação extrajudicial, acerca da propriedade da marca e do uso indevido de expressão idêntica. Todavia, sem qualquer resposta, optou por recorrer à via judiciária.

O Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que o certificado de registro da marca foi efetivado pelo Instituto de Propriedade Industrial e de que o pedido de registro foi realizado pela ora Agravada em 27/10/2016, ao passo que a ora Agravante utiliza a expressão "casa das válvulas" na comercialização de produtos da mesma classe registrável no INPI.

Inconformada, insurge-se a Agravante contra tal decisão.

Em suma, cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência. Considerada a publicação da decisão recorrida na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplicável à espécie o art. 300, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (g.n).



À luz da sistemática do Código de Processo Civil de 2015, as tutelas provisórias se subdividem em tutela de evidência (hipóteses taxativas do art. 311) e em tutela de urgência. Esta última, requerida em caráter incidental ou antecedente, pode ser tanto satisfativa, visando a antecipar os efeitos da tutela definitiva, quanto cautelar, objetivando assegurar o direito ou o resultado útil do processo.

Da leitura atenta do dispositivo legal transcrito, verifica-se que para o deferimento da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos pelo citado dispositivo estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (caput). Necessário, ainda, quando se tratar de tutela de urgência de natureza satisfativa (antecipada), que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º).

Como sabido, o direito ao uso de marca representa a propriedade intelectual sobre os sinais distintivos que identificam o empresário no mercado. Reconhece-se a proteção jurídica em tais casos em homenagem ao princípio da livre iniciativa, pois permite a precisa identificação do fornecedor. Este o viés hermenêutico que guia a apreciação da matéria.

Não por outra razão se admite o registro de signos comuns descritivos da atividade. Contudo, em tais casos, a proteção conferida será mais fraca, eis que tais signos não podem ser usados com exclusividade por nenhum participante do mercado - que se verá obrigado a conviver com outros competidores que usarão símbolos semelhantes.

A jurisprudência do STJ entendeu possível a reprodução de tais signos em outras marcas, sem que haja violação do uso de direito de marca. Reconheceu-se, assim, a ausência de exclusividade do uso da expressão "forneria" (AgInt no Agravo em REsp 1.324.413/RJ). Permitiu-se, também, a convivência lícita das marcas "páginas amarelas", "classificadas amarelas" e "listas amarelas" (REsp 1.107.558/RJ). Não se viu ilicitude, ainda, na convivência entre as marcas "ébano e marfim" e "ebony" (REsp 1.166.498/RJ). Por fim, anoto que o mesmo Tribunal entendeu que a marca "portapronta" não se revestiria de exclusividade (REsp 1.039.011/RJ).

Não se ignora que, via de regra, é vedada a reprodução ou imitação da marca, ainda que parcial (art. 124, XIX e XXII da Lei nº 9.279/96). Por outro lado, os signos genéricos descritivos ou necessários do produto ou serviço são inapropriáveis, eis que a vedação do seu uso representaria óbice à livre iniciativa, por impedir a inserção de novos atores no mercado (art. 124, VI da Lei nº 9.279/96).

A este respeito, ilustrativa a lição de DENIS BORGES BARBOSA:

A questão aqui é um dos principais elementos essenciais das marcas: o requisito da distintividade ou distinguibilidade. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, destacando-se suficientemente do domínio comum, possa ser apropriada singularmente. Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (res aliena). Ou então quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (res communis omnium). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum. Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quando querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só. É claro que o Direito - seja o brasileiro, seja o de qualquer país - não vai dar a alguém o uso

exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.

A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a res communis omnium (ou, no caso, o sermus communis, que é o mesmo no campo das palavras). A distinguibilidade é uma questão de grau, não de substância - há um ponto em que uma marca pode surgir na sensibilidade do público como distinta, separada, característica do que todo muno já usa e pode usar em face do objeto simbolizado.

As letras, algarismos ou datas, isoladas, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva (art. 124, II); os elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva (art. 124, VI); a cor e sua denominação, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; a denominação simplesmente descritiva de produto, mercadoria ou serviço (art. 124, VIII); termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com produto ou serviço (art. 124, XVIII); a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (art. 124, XXI), são, em princípio irregistráveis como marca, por falta de cunho característico. Também o art. 124, XXI, nega proteção à forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, e igualmente à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico.

Em todos esses casos, temos res communis omnium,

inapropriáveis pelo titular, com a exceção freqüente do acréscimo de distintividade.

Assim, nesses casos em que a lei indica como suscetíveis de distintividade, será registrada a marca que contenha tais signos, desde que haja também algum outro elemento característico, que pode ser mesmo uma disposição especial inventiva dos mesmo

signos. Nestes casos, o elemento que servirá de base para as apurações de colidência, ou seja, que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico. ("Uma introdução à propriedade intelectual". 2ª ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, págs. 814 e 815)



Exemplificativa, também, a lição de MARCELO LOPES DE OLIVEIRA:

Uma marca pode reproduzir outra apenas parcialmente. Restritivamente, indevida é a reprodução quando é copiado o verdadeiro elemento identificador de uma marca; nas palavras de Paul Roubier quando o elemento essencial de uma marca for usurpado.

Paul Mathély, citando jurisprudência da Cour de Paris, relata que a marca Mc Douglas fora considerada uma reprodução parcial pela marca King Douglas, uma vez que a substituição das letras Mc pela palavra King não descaracterizara o fato de a força atrativa da marca estar contida na palavra Douglas, o verdadeiro elemento distintivo.

Mathély relata, ainda, que a Cour de Cassation reconhecera que a marca Petit Pierrot reproduzira parcialmente a marca Pierrot parcialmente a marca Pierrot Gourmand, ambas identificando confeitos, em razão de o signo Pierrot constituir o verdadeiro elemento distintivo das duas marcas em questão. Dado que o elemento distintivo da maraca Pierrot Gourmand é a palavra Pierrot, não há dúvida: o signo Petit Pierrot é uma reprodução parcial da marca anteriormente registrada.

Acaso a marca em litígio fosse Petit Gourmand, não reproduziria ela a marca Pierrot Gourmand. É que a reprodução de um elemento banal, de um sinal de uso comum, tal e qual a palavra gourmand, não chega a ser condenável, pois, em princípio, não acarretaria risco de confusão para o consumidor, na medida em que a palavra gourmand guarda uma relação natural com artigos alimentícios, sendo, portanto, por si só, incapaz de distinguir um produto comestível de outro.

[...]

No Brasil, sucede o mesmo com o sufixo flex, banlizado para identificar produtos flexíveis. Assim, a marca Ayflex não reproduziria parcialmente a marca Osflex; ambas, identificando produtos que tenham como qualidade primordial a flexibilidade.

Parte da doutrina qualifica as marcas formadas a partir de palavras que mantêm certa relação com o produto respectivo como fracas. Gama Cerqueira lembra que, caso esse tipo de marca seja adotada - pode ser vantajoso indicar as virtudes de produto -, "deve ser suportada, como ônus correspondente à vantagem, a relativa semelhança de outras marcas".

Tal não se verifica, porém, com a marca Tip Top, destinada a assinalar guardanapos. Por não ter qualquer relação com o artigo que visa distinguir, esse signo mereceu, no entendimento do extinto Tribunal

Federal de Recursos, "proteção mais rigorosa, no que toca às colidências". Donde a marca Top ter sido considerada uma reprodução parical da congênere Tip Top. (MARCELO LOPES DE OLIVEIRA, Direito de marcas. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2004, pp. 37 a 39)



In casu, inconcusso que a Agravada obteve o registro da marca "casa das válvulas", com determinada tipografia e acompanhada de um logotipo específico (DE-19). Contudo, assim se fez com ressalva expressa na certidão, de que "a proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no art. 124, II, VI, VIII, XVIII e XIX da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996". Estes dispositivos são os que tratam dos caracteres inapropriáveis, como até então exposto.

Assim, não se mostra ilícita a reprodução, pela Agravante, das palavras inapropriáveis, sendo que a proteção conferida pelo INPI restringe-se apenas aos sinais distintivos apropriáveis - como o logotipo que consta do registro.

Observo, ademais, que há prova de que o Agravante tentou registrar a marca "casa das válvulas" ainda em 2002 (DE-12), muito antes do registro intentado pela Agravada. Assim, para além da inapropriabilidade da expressão "casa das válvulas", verifica-se ausência de intuito malicioso por parte da Agravante, que já usava a expressão tradicionalmente.

Não obstante isso, a Agravante poderia postular o direito de precedência, desde que cumpridos os requisitos exigidos em lei: a utilização de boa-fé da marca e seu uso anterior por pelo menos 06 meses, contados da data do pedido de registro (§ 1º, do art. 129, da Lei 9.279/96).

Neste contexto, em que se observa que a expressão "casa das válvulas" mantem relação com o produto comercializado pelas partes, tenho pela ausência de probabilidade do direito do Autor. Assim, ao menos neste momento de análise, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Mediante tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão recorrida.

Custas recursais, ao final, pela parte que vier a sucumbir.



DES. PEDRO ALEIXO - De acordo com o (a) Relator (a).

DES. RAMOM TÁCIO - De acordo com o (a) Relator (a).



SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO."

Disponível em: https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1207053954/agravo-de-instrumento-cv-ai-10000210270807001-mg/inteiro-teor-1207054063