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22 de Junho de 2021
2º Grau
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Tribunal de Justiça de Minas Gerais
mês passado
Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL
Publicação
13/05/2021
Julgamento
12 de Maio de 2021
Relator
Pedro Aleixo
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Inteiro Teor



EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA- - MARCA REGISTRADA PELO INPI - EXCLUSIVIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO TITULAR - PRODUTOS DO RÉU SÃO DO MESMO RAMO E LOCALIZADOS NA MESMA REGIÃO- IMPOSSIBILIDADE - NOME DE MUNICÍPIO - UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO INTEGRANTE DE MARCA DE USO EXCLUSIVO - POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CONSTITUA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NEM INDUZA FALSA PROCEDÊNCIA

1. Considerando que o autor possui a propriedade da marca, uma vez que foi expedido registro pelo INPI, este possui o direito à exclusividade da utilização no território nacional, conforme disposição do art. 129, da Lei nº. 9.279/06. 2. No mesmo dispositivo há a possibilidade de utilização de nome de município como marca com direito à exclusividade, contanto que não constitua indicação geográfica, caracteriza pelo reconhecimento no produção ou prestação de determinado serviço - nem induza falsa procedência.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.21.024528-8/001 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - APELANTE (S): LUIZ ANTONIO DAHER E CIA LTDA ME - APELADO (A)(S): LA DISTRIBUIDORA LTDA ME

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

DES. PEDRO ALEIXO

RELATOR.





DES. PEDRO ALEIXO (RELATOR)



V O T O

Trata-se de apelação interposta por LUIZ ANTONIO DAHERE CIA. LTDA contra a r. sentença de ordem nº 97, prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG, que nos autos a AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE MARCA CUMULADA COM PERDAS E DANOS movida em desfavor de L.A DISTRIBUIDORA LTDA, julgou improcedente o pedido inicial.

O Apelante, inconformado com a sentença, alega que é inverídica a constatação que a cidade de Piracanjuba é um centro produtor de palha de fumo, isto porque não há qualquer indício que esta cidade seja centro de referência na produção de fumo.

Aduz que o argumento lançado na contestação de que o termo "cidade de palha de Piracanjuba" é usado para indicar a procedência do fumo é falso, isto porque não há comprovação de que a matéria prima foi adquirida nesse município.

Afirma que não existe a condição de que "o consumidor quer saber o centro produtor da matéria prima para fazer sua escolha" arguida na contestação, uma vez que o que prevalece na escolha do produto pelo consumidor é a marca e qualidade do produto.

Reitera que a Apelada utiliza da marca do Apelante para atrair a clientela, uma vez que o "palheiro piracanjuba" atingiu um alto grau de credibilidade.

Declara que a marca foi devidamente registrada pelo INPI, que obedeceu a todos os trâmites legais, sem quaisquer intercorrências e sem ser enquadrado nas proibições para registro, inclusive no tocante ás marcas genéricas ou de uso comum.

Indica que a marca "PIRACANJUBA" não se enquadra na tipificação de marca de uso comum ou genérica e considerando que os registros concedidos estão em plena validade, a empresa está exercendo o pleno direito de zelar pela reputação da marca.

Preparo à ordem nº. 124.

É o relatório necessário.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A Autora/Apelante, LUIZ ANTONIO DAHER E CIA LTDA - ME, detém o registro da marca "PIRACANJUBA" junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Intelectual Industrial - desde 15/09/2009, sendo que o referido registro continua em vigor até hoje.

Por seu turno, a Apelado L.A DISTRIBUIDORA LTDA, sustenta que o uso do termo "Piracanjuba" em seu produto têm o intuito de demonstrar ao consumidor a origem do fumo, uma vez que supostamente a cidade Piracanjuba é um dos maiores centros produtores do Brasil desta matéria-prima.

Depreende-se dos autos que ambas as partes estão localizadas na mesma região e atuam no ramo de venda de fumo.

A Constituição Federal assegura a proteção da propriedade das marcas, nos termos do art. , XXIX, que dispõe:



Art. 5º. XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;



Por seu turno, o art. 129 da Lei n. 9.279/96 estabelece:



Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

No caso em exame é incontroverso que foi deferido a apelante o uso exclusivo da marca "PIRACANJUBA".

Nesse caso, a maneira de mitigar a regra de exclusividade seria pelo uso de indicação geográfica em que se tenha tornado conhecida como centro de produção do produto, conforme disposição da Lei 9.279/96 nos seguintes artigos:



Art. 124. Não são registráveis como marca:

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;"

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.



Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Ocorre que no caso vertente, a parte ré, para demonstrar que a cidade de Piracanjuba seria uma área que se tornou conhecida pela produção de fumo de palha, somente acostou o link de uma reportagem, porém, ao acessar o link, não há nenhum resultado, sendo impossível averiguar a veracidade de tal informação.

Além disso, ainda que houvesse êxito no acesso ao link, somente uma reportagem não comprova que a cidade mencionada é um polo na produção de fumo.

Por fim, vale ressaltar que a parte ré também não logrou em demonstrar que a matéria prima dos seus produtos advém de Piracanjuba.

Sobre o tema, valho-me do julgado do Superior Tribunal de Justiça:



RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - USO DE VOCÁBULO"CURITIBA", INTEGRANTE DE MARCA MISTA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), POR EMPRESA CONCORRENTE, QUE O AGREGOU AO SEU NOME COMERCIAL - TRIBUNAL A QUO QUE REPUTA VIOLADO O ART. 129 DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº 9.279/1996) E DETERMINA SEJAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA FAZER CESSAR TODA E QUALQUER REFERÊNCIA AO VOCÁBULO"CURITIBA"ANTE O FATO DE A REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA PRÉ-REGISTRADA CAUSAR DÚVIDA AOS CONSUMIDORES - PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PREJUÍZO - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

3. O vocábulo" Curitiba "não ostenta as características próprias de indicação de procedência ou denominação de origem cujo registro é vedado pela lei, pois a disciplina legal da registrabilidade de indicações geográficas pressupõe a notoriedade da região na elaboração de produtos ou prestação de serviços, nos termos do art. 181 da LPI, o que não se evidencia nestes autos.

[...]

6. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a demanda. (REsp 1237752/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27/05/2015) - (grifo nosso).



O E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais se manifestou no mesmo sentido, em situação extremamente semelhante:

EMENTA: DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - MARCA REGISTRADA - EXCLUSIVIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO TITULAR - EMPREGO, PELO RÉU, EM PRODUTOS DE MESMA CATEGORIA, DE SINAL GRÁFICO CARACTERIZADOR DE MARCA DE TITULARIDADE DO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE - NOME DE MUNICÍPIO - UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO INTEGRANTE DE MARCA DE USO EXCLUSIVO - POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CONSTITUA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NEM INDUZA FALSA PROCEDÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - NECESSIDADE.

- Adquirida a propriedade da marca, mediante registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, é assegurada, ao titular, a exclusividade de sua utilização, em todo o território nacional, conforme dispõe o artigo 129 da Lei n.º 9.279/96.

- É vedado o emprego, para designação de produtos de mesma categoria, de sinal gráfico caracterizador de marca objeto de anterior registro, ainda que associado a outros elementos, sob pena de se causar indesejável confusão ao consumidor e proporcionar concorrência desleal.

- É possível a utilização de nome de Município como elemento designativo de marca objeto de uso exclusivo, desde que não constitua indicação geográfica - caracterizada pela notoriedade no fabrico do produto ou prestação do serviço - nem induza falsa procedência, nos termos do artigo 181 da Lei n.º 9.279/96.

- Havendo sucumbência recíproca, deve ser proporcionalmente distribuída entre eles a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.050052-6/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2017, publicação da sumula em 11/04/2017) (grifo nosso).



Assim, constatado que as possibilidades de mitigação da regra da exclusividade não restaram configuradas, impõe-se o reconhecimento a abstenção do emprego da expressão" PIRACANJUBA "nos produtos da parte ré.

Em relação aos honorários advocatícios e custas recursais, considerando que o autor também sucumbiu, pela improcedência do pedido inicial de indenização por danos morais, impõe-se o rateio de tais despesas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reconhecer a abstenção do emprego da expressão"Pirancanjuba"nos produtos da parte ré.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas recursais, na proporção de 70% pelo réu e 30% pelo autor.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, que devem ser pagos na proporção supramencionada.



DES. RAMOM TÁCIO - De acordo com o (a) Relator (a).

DES. MARCOS HENRIQUE CALDEIRA BRANT - De acordo com o (a) Relator (a).



SÚMULA:"DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO."

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