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15 de Dezembro de 2018
2º Grau

Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10480110100116002 MG - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de Minas Gerais
há 26 dias
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Inteiro Teor



EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA ULTRA PETITA - CONTRADITÓRIO - AMPLA DEFESA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONFLITO ENTRE NOME COMERCIAL E MARCA - IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA -

- A sentença conforme ao pedido não pode ser denominada ultra petita. A nulidade apontada pela falta de oportunidade do contraditório e da ampla defesa carece de validade, uma vez que o direito de marca foi debatido, não havendo erro de procedimento quanto a isso, sequer prova faltante para uma matéria exclusivamente de direito e que foi resolvida conforme livre convencimento motivado.

- Ainda que se considere a existência de conflito entre o "nome" e a "marca", a jurisprudência tem prestigiado a tutela da "marca", em detrimento da do "nome empresarial", mesmo quando o registro deste é anterior, quando o titular da marca e do nome colidentes operem no mesmo segmento de mercado.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0480.11.010011-6/002 - COMARCA DE PATOS DE MINAS - APELANTE (S): TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA - APELADO (A)(S): RBL GUINDASTES E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. DOMINGOS COELHO

RELATOR.





DES. DOMINGOS COELHO (RELATOR)



V O T O

Cuida-se de apelação interposta por TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA. contra sentença de ff. 252-254, proferida pelo i. Julgador da 1ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas que, nos autos da ação movida por MARIANE DE SOUZA BATISTA FONSECA E CIA LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente.

Em suas razões de inconformismo a demandada argui, em preliminar, nulidade da sentença por julgamento ultra petita e error in procedendo.

Sustenta que, assim como a marca, o nome empresarial possui proteção constitucional e inexiste qualquer dispositivo legal que proíba seu uso em razão de marca registrada posteriormente.

Disse que o registro de nome empresarial Transmáquina Transportes de Máquinas Ltda. ocorreu na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, onde tem sede, em 25/01/2000, há mais de 17 anos.

Asseverou ter sido a autora constituída 05 anos depois, utilizando o nome empresarial de Mariane de Souza Batista Fonseca & Cia. Ltda. EPP, e nome fantasia Transmaquina, exatamente idêntico ao nome comercial de que faz uso e no singular, e a marca registrou no plural, em 10/08/2010.

Afirmou que apesar da existência da proteção ao nome empresarial, teve imposta a obrigação de se abster de fazer uso da marca transmaquinas ou qualquer expressão que faça alusão a esta, indo de encontro ao disposto no art. 124, V, da Lei nº 9.279/96, que veda o registro de marca que contenha expressão já existente em nome empresarial.

Noticiou a necessidade da proteção judicial à empresa que teve seu nome empresarial devidamente registrado perante a Junta Comercial do Estado, agindo em conformidade com a lei e feito uso deste nome de forma ininterrupta, sem qualquer impugnação por 10 anos, tendo neste interregno consolidado o nome de sua empresa, sua reputação e clientela, bem como após o registro, continua a atuar no mercado por mais de 07 anos, fazendo com que sua empresa se torne sólida e confiante em todo o País. Buscou a reforma da sentença.

Recurso regularmente processado, com atribuição de efeito suspensivo (f. 293-294v.).

Contrarrazões às f. 300-312.

Preparo regular. (f. 289-290).

PRELIMINAR

A apelante alega nula a sentença recorrida, porquanto ultra petita, já que concedeu direito que não foi requerido pela apelada em sua inicial, o de abstenção do nome empresarial, o que não é permitido. A nulidade ainda é apontada pela falta de oportunidade do contraditório e da ampla defesa sobre tal ponto, caracterizando o error in procedendo. Entendido que a sentença recorrida ordenou a alteração do nome empresarial, e que não se trata de sentença ultra petita, ainda assim deve ser cassada por ausência de fundamentação, tendo em vista que toda a sua motivação é no sentido contrário, afirmando que o nome empresarial e a marca são institutos distintos e igualmente protegidos.

A sentença recorrida, em sua parte dispositiva, determinou que a apelante se abstenha de utilizar a marca transmaquinas ou qualquer expressão alusiva a tal marca, bem como se abstenha de inserir na internet ou em qualquer meio de comunicação falada, impressa ou eletrônica, anúncios, mensagens, domínios, links, ou outro tipo de propaganda que se utilize, total ou parcial da marca transmáquinas e que possa, de algum modo, levar clientes e potenciais clientes a confundirem os produtos e serviços da autora (f. 255-255v.).

Como a petição inicial contém pedido para que a apelante deixe de utilizar a marca transmaquinas ou qualquer expressão alusiva a essa marca, e que se abstenha de fazer inserir na internet ou em qualquer outro meio de comunicação falada, impressa ou eletrônica, anúncios, mensagens, domínios, links, ou outro tipo de propaganda que utilize, total ou parcialmente, a marca registrada transmaquinas, que possa levar clientes e potenciais clientes a confundirem os produtos e serviços (f. 21), a sentença recorrida não se revela ultra petita, não foi além do pedido.

A nulidade ainda apontada pela falta de oportunidade do contraditório e da ampla defesa carece de validade, uma vez que o direito de marca foi debatido, não havendo erro de procedimento quanto a isso, sequer prova faltante para uma matéria exclusivamente de direito, que foi resolvida conforme livre convencimento motivado pela sentença recorrida. Aliás, é temeroso falar em determinação de alteração de nome empresarial, quando sabido que a lide versa exclusivamente sobre direito de utilização de marca registrada junto ao INPI.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A análise dos autos revela que a apelada requer em face da apelante uma tutela jurídica cominatória (obrigação de fazer) de abstenção de uso de marca registrada no INPI.

Alega que depositou para registro no INPI a marca transmaquinas, nos termos da Lei nº 9.279/96, na data de 27/08/2008, sendo concedido o registro por meio do Certificado de Registro de Marca nº 900762667, em 10/08/2010, sem qualquer restrição, o que dá amplitude na proteção requerida. Em janeiro de 2011, notificou extrajudicialmente a ré, para que cessasse o uso da marca objeto de registro levado a efeito, junto aos meios de comunicação, exposições, folders, panfletos, anúncios em revistas especializadas, catálogos, e-mails, sites ou qualquer outro meio de divulgação que inclua a marca registrada.

A ré teve oportunidade de se opor ao registro efetivado e não o fez, perdendo a oportunidade, conforme preceitua o art. 158 da Lei nº 9.279/96. As marcas em questão pertencem a duas empresas ligadas ao transporte de máquinas, atuantes no mesmo ramo, sendo impossível a convivência pacífica das marcas, sem causar confusão aos consumidores.

A marca de que é proprietária é utilizada no site www.transmaquinas.com.br, em caminhões e demais veículos, nas roupas dos funcionários, bonés, camisetas, PINS, imãs de geladeira, banners, adesivos, bandeiras, faixas, panfletos, cartões e uma série de materiais de propaganda, e nenhuma confusão poderá ser permitida, por comprometer a credibilidade das atividades da empresa, conhecida nacionalmente.

O fato de a ré continuar a usar a marca que registrou, inclusive no seu site www.transmaquina.com.br vem causando prejuízos, em virtude da confusão causada pela identidade das marcas, tanto que às vezes tem dificuldade para abastecer veículos em alguns postos de gasolina, já que a ré tem dívidas junto a tais estabelecimentos e diversos outros, e com ela acaba sendo confundida.

No final do ano de 2010 recebeu 03 citações de ações trabalhistas contra a ré, o que causou transtornos de toda sorte. Por diversas vezes, o setor comercial, ao oferecer serviços para clientes, tem a credibilidade questionada, em virtude de confusão causada entre as marcas.

Requer a procedência do pedido inicial, para que deixe de utilizar a marca transmaquinas ou qualquer expressão alusiva a essa marca, sob pena de multa diária de R$1.500,00, e que se abstenha de fazer inserir na internet ou em qualquer outro meio de comunicação falada, impressa ou eletrônica, anúncios, mensagens, domínios, links, ou outro tipo de propaganda que utilize, total ou parcialmente, a marca registrada transmaquinas, que possa levar clientes e potenciais clientes a confundirem os produtos e serviços, sob pena de multa diária R$1.500,00; a condenação da ré em danos morais estimados em R$200.000,00.

Pedido julgado parcialmente procedente, para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca transmaquinas ou qualquer expressão alusiva a tal marca, bem como se abstenha de inserir na internet ou em qualquer meio de comunicação falada, impressa ou eletrônica, anúncios, mensagens, domínios, links, ou outro tipo de propaganda que se utilize, total ou parcial da marca retromencionada que possa, de algum modo, levar clientes e potenciais clientes a confundirem os produtos e serviços da autora, sob pena de multa diária de R$1.500,00, limitada, por enquanto, a R$60.000,00, devendo adotar as providências necessárias, no prazo de 45 dias, contados da intimação da sentença, ficando concedida a tutela provisória de urgência requerida na inicial; pedido de condenação por danos morais julgado improcedente; sucumbência parcial aplicada, malgrado denominada de recíproca, para condenar cada parte ao pagamento de 50% do valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atribuído à causa (f. 252-255v.).

A apelante sustenta que, assim como a marca, o nome empresarial possui proteção constitucional e inexiste qualquer dispositivo legal que proíba seu uso em razão de marca registrada posteriormente.

O registro de nome empresarial Transmáquina Transportes de Máquinas Ltda. ocorreu na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, onde tem sede, em 25/01/2000, há mais de 17 anos. A apelada fora constituída 05 anos depois, utilizando o nome empresarial de Mariane de Souza Batista Fonseca & Cia. Ltda. EPP, e nome fantasia Transmaquina, exatamente idêntico ao nome comercial de que faz uso e no singular, e a marca registrou no plural, em 10/08/2010.

Apesar da existência da proteção ao nome empresarial, teve imposta a obrigação de se abster de fazer uso da marca transmaquinas ou qualquer expressão que faça alusão a esta, indo de encontro ao disposto no art. 124, V, da Lei nº 9.279/96, que veda o registro de marca que contenha expressão já existente em nome empresarial.

Logo, a controvérsia no caso prende-se em aferir quem tem direito de uso do nome, o que tem o registro do nome empresarial (Apelante) ou que tem o registro da marca (apelada).

Conforme cediço, o chamado "nome empresarial" é aquele utilizado pelo empresário para se identificar, enquanto sujeito que exerce uma atividade econômica, sendo de duas espécies: a firma e a denominação, que se diferenciam quanto à estrutura e à função.

Enquanto a "firma" (ou razão social) tem por base, necessariamente, um nome civil, seja do próprio empresário individual, seja de sócio da sociedade, a "denominação" pode tomar por base qualquer expressão linguística, seja ou não o nome civil de sócio, podendo as sociedades limitadas (Ltda) adotar qualquer uma dessas espécies.

Via de regra, a formação do nome empresarial deve atender a dois princípios: da veracidade - que proíbe a adoção de nome que veicule informação falsa sobre o empresário a que se refere -, e da novidade - que impede a adoção de nome igual ou semelhante ao de outro empresário.

A garantia de exclusividade do uso do nome empresarial decorre justamente do princípio da novidade (art. 1.166 CC), sendo dada ao primeiro empresário que arquivar firma ou denominação na Junta Comercial, impedindo, assim, que outro adote nome igual ou semelhante.

A proteção garantida ao nome empresarial não visa apenas impedir confusão entre os consumidores, mas, principalmente, preservar a reputação do titular da empresa, junto aos fornecedores e financiadores - o protesto de títulos em nome de um pode prejudicar o crédito de outro empresário, com nome igual ou semelhante.

Contudo, ao que se infere, a insurgência da autora, ora apelada, é contra a utilização, pela Apelante, do referido nome empresarial, vez que possui o registro de marca do referido nome "Transmaquina".

O art. 123 da Lei nº 9.279/96 (LPI)- que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial -, assim considera como marca:

"Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade."

Conforme leciona Fabio Ulhoa Coelho, "as marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza pela aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc." (in Curso de Direito Comercial, vol. I, Direito de Empresa, 15ªed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.157/158)

Assim, enquanto a "marca" identifica, direta ou indiretamente, os produtos e serviços, o "nome empresarial" irá identificar o sujeito de direito que os fornece ao mercado.

A proteção dispensada a cada designativo (marca ou nome) será a prevista no correspondente regime jurídico, sendo quatro as diferenças entre esses regimes: a) órgão registrário b) âmbito territorial da tutela c) âmbito material d) âmbito temporal.

Diferentemente do nome empresarial, que é protegido independentemente do ramo de atividade econômica a que se dedica o empresário, a "marca" tem a sua proteção restrita, em razão do princípio da especificidade, ao segmento dos produtos ou serviços passíveis de confusão pelo consumidor.

Se o empresário pretende identificar seus produtos ou serviços com uma marca, deverá registrá-la perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, atendendo as condições estipuladas no respectivo regulamento.

Sobre a proteção conferida à marca, dispõe o art. 130, III da Lei nº 9.279/96:

"Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação." (g.n)

Sob o ponto de vista econômico e mercadológico, é oportuno e vantajoso adotar-se, nos dois designativos (nome e marca), o mesmo núcleo linguístico.

No caso em análise, as empresas autora e ré atuam num mesmo segmento de mercado. Cabe consignar que, ainda que se considere a existência de conflito entre o "nome" e a "marca", a jurisprudência tem prestigiado a tutela da "marca", em detrimento da do "nome empresarial", mesmo quando o registro deste é anterior, quando o titular da marca e do nome colidentes operem no mesmo segmento de mercado. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - USO DE VOCÁBULO "CURITIBA", INTEGRANTE DE MARCA MISTA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), POR EMPRESA CONCORRENTE, QUE O AGREGOU AO SEU NOME COMERCIAL - TRIBUNAL A QUO QUE REPUTA VIOLADO O ART. 129 DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº 9.279/1996) E DETERMINA SEJAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA FAZER CESSAR TODA E QUALQUER REFERÊNCIA AO VOCÁBULO "CURITIBA" ANTE O FATO DE A REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA PRÉ-REGISTRADA CAUSAR DÚVIDA AOS CONSUMIDORES - PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PREJUÍZO - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Hipótese: A controvérsia relaciona-se à possibilidade de uso de vocábulo constante de marca mista registrada e a eventual configuração de concorrência desleal. 1. O elemento característico ou diferenciador de nome de empresa ou de título de estabelecimento será óbice ao registro da marca (art. 124, inciso V, da Lei nº 9.279/1996 - LPI), quando a proteção ao nome empresarial for conferida em âmbito nacional. 2. A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal examinados isoladamente. Na hipótese, o termo "Curitiba" não se relaciona diretamente com o serviço cuja individualização se busca com o registro da marca - venda de veículos - tampouco com as características inerentes ao serviço identificado, motivo pelo qual não incide a vedação prevista no art. 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/1996.3. O vocábulo "Curitiba" não ostenta as características próprias de indicação de procedência ou denominação de origem cujo registro é vedado pela lei, pois a disciplina legal da registrabilidade de indicações geográficas pressupõe a notoriedade da região na elaboração de produtos ou prestação de serviços, nos termos do art. 182 da LPI, o que não se evidencia nestes autos. 4. A marca mista é aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada. Embora, em principio, seja admissível o registro de uma mesma marca nominativa para produtos de classes diversas, o mesmo já não se dá com as marcas mistas, pois nessas a imagem de um produto passa necessariamente para o outro na percepção visual do consumidor, ou seja, no caso de marca mista, a parte figurativa e estilizada não pode coincidir com a do produto/serviço em confronto. 4.1 A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista, como é a que foi registrada pela autora. 4.2 No caso, apesar de as empresas (autora e ré) atuarem em ramos comerciais próximos, inocorreu a contrafação, senão a mera aplicação do vocábulo "Curitiba", que por si só não é capaz de ensejar o reconhecimento de utilização descabida de marca mista alheia. 5. Independentemente do registro da marca conter o radical comum, os atos dos concorrentes sempre poderão ser avaliados à luz das regras sobre concorrência desleal, pois o princípio da liberdade de concorrência - pedra angular do impulso e desenvolvimento do mercado - encontra baliza na lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que deve nortear o agir das empresas no âmbito comercial. 5.1 Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto/serviço outro. 5.2 O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento - patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço - que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente, uma vez que a caracterização da concorrência desleal/aproveitamento parasitário, que tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil, é fundada nos elementos probatórios, devendo ser avaliada diante de cada caso concreto. 5.3 Não se afigura adequada a utilização do óbice da súmula 7/STJ, pois, além de a autora deter tão somente o direito exclusivo de uso da marca mista "Curitiba Multimarcas", que nenhum silogismo guarda com o nome comercial "Auto Shopping Curitiba", semântica ou figurativamente, haja vista a diferenciação clara entre os seus logotipos - o que afasta de plano o alegado uso indevido de marca alheia -, o próprio Tribunal de origem afirmou, categoricamente, ter a parte autora se descurado do munus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do CPC) no que tange aos eventuais prejuízos decorrentes da utilização do mesmo vocábulo "Curitiba" pela ré (confusão do público e proveito econômico). 5.4 O Tribunal a quo afirmou não ter restado provado o fato constitutivo do direito do autor relativamente à real existência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciassem ter a empresa ré, por meio fraudulento, criado confusão entre serviços no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio ou alheio. 5.5 Face a aplicação da legislação correlata (incisos XIX e XXIII do art. 124, e inciso III e IV do art. 195 da Lei 9.279/96), em não tendo sido verificado, na presente hipótese, a existência de provas quanto à reprodução/imitação, no todo ou em parte, de marca lheia registrada, "suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia", inviável a manutenção do acórdão recorrido. 6. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a demanda."(REsp 1237752 / PR, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/05/2015)

Destarte, deve-se reconhecer o direito da apelada de ter protegido a sua marca devidamente registrada.

Importante ainda destacar que a alegação da Apelante de que inexiste colidência de marcas, não merece consideração, vez que

. A semelhança gráfica entre as marcas" TRANSMÁQUINAS "e" TRANSMÁQUINA ", data vênia, é notória e pode causar" [...] indesejável confusão no consumidor e proporcionar concorrência desleal [...] ", como bem pontuou o MM. Juiz de Direito.

Indene de dúvida a possibilidade de confusão e ou associação entre a marca da apelada e o nome comercial utilizado pela apelante em razão da identidade fonética e escrita. Além disso, ambas se destinam ao mesmo segmento mercadológico.

Por fim, a alegação de nulidade do registro da marca no INPI, não merece acolhida, porquanto se trata de inovação recursal o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nos termos dos artigos 1013, § 1º e 1014 do Novo Código de Processo Civil, o juízo recursal é de controle, e não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal.



APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO RECURSAL. INOVAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1) Nos termos do artigo 515, § 1º, do Código de Processo Civil, as questões não suscitadas e debatidas no primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal, em grau de recurso, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2) Por força do art. 500, III, do Código de Processo Civil, não sendo conhecido o recurso principal, também não se conhece do recurso adesivo. (Apelação Cível 1.0024.09.646634-7/001, Rel. Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2013, publicação da sumula em 15/03/2013, TJMG)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - PREVISÃO CONTRATUAL - QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO -NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Em nenhum momento do processo foi feita referência e muito menos se debateu sobre a legalidade/ vedação da capitalização diária dos juros, sendo certo que, as questões que não foram oportunamente suscitadas e discutidas em primeira instância não podem ser apreciadas pelo Tribunal, diante da vedação de inovação recursal existente no ordenamento jurídico pátrio, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso. (Apelação Cível 1.0672.11.022854-7/001, Rel. Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2012, publicação da sumula em 07/01/2013, TJMG)



Assim, não há que inovar neste momento processual para que da matéria conheça a 2ª Instância, sob pena de supressão de Instância, o que não se admite.

Demais disso, apenas a Justiça Federal, em processo com a participação do INPI, tem competência para anular marca devidamente registrada, nos termos do art. 175 da Lei 9.279/96, litteris:

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

A apelante poderá buscar sua pretensão de ver declarada a nulidade do registro da marca da apelada no INPI, pelas razões expostas em seu recurso de apelação, por meio de procedimento adequado e no juízo competente.

Quanto ao prazo para adotar as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação, tenho que o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias fixado na sentença se mostra razoável.

Mercê de tais considerações, rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso para manter a r. sentença.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da causa (CPC § 11 do art. 85).

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA

Com a devida vênia acompanho o voto do eminente Desembargador Relator, com declaração de voto quanto aos fundamentos que adoto.

A apelada (Mariane de Souza Batista Fonseca & Cia Ltda.) ajuizou ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais sob o fundamento de que a"marca em questão, TRANSMÁQUINAS, foi legalmente depositada, pela Requerente, para fins de registro junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - nos termos da Lei 9.279/96 - na data de 27/08/2008, sendo concedido o registro através do Certificado de Registro de marca nº 900762667, em 10/08/2010, sem qualquer restrição, o que dá amplitude na proteção requerida, em nome da ora Requerente, conforme documento que segue em anexo. [...] no mês de janeiro de 2011, a Requerente notificou extrajudicialmente a Requerida, para que esta cessasse, imediatamente, o uso da marca objeto do registro levado a efeito [...] que a empresa Requerida teve oportunidade de se opor ao registro devidamente efetivado pela empresa Requerente e não o fez [...]".

Alega que"as marcas em questão pertencem a duas empresas ligadas ao transporte de maquinários, atuantes portanto, no mesmo 'ramo'. Com esta similaridade e pelo fato de atuarem no mesmo segmento de atividade, é impossível a convivência pacífica das marcas, sem causar confusão aos consumidores [...]"; que" o fato da empresa Requerida continuar a usar a marca registrada pela Requerente, inclusive em seu site www.transmaquina.com.br, vem causando enormes prejuízos a esta, uma vez que em virtude da confusão causada pela identidade das marcas a Requerente às vezes tem dificuldades para abastecer seus veículos em alguns postos de gasolina visto que a Requerida por vezes tem dívidas junto a tais estabelecimentos e diversos outros e a Requerente acaba sendo confundida com aquela "(f. 03).

Prossegue afirmando que o"detentor do registro, como é o caso da ora Requerente, sofre prejuízos materiais em razão da violação de sua propriedade industrial. Evidentes os prejuízos decorrentes da prática de concorrência desleal pela Requerida, sendo devida indenização por danos morais"(f. 10); que o"valor da indenização devida a Autora pela Ré deverá ser calculada com base no prejuízo ocasionado aos valores intangíveis que formam a marca e a imagem da lesada perante seus consumidores e o mercado comercial"(f. 19).

Requer, assim, a procedência da ação"aplicando-se-lhe o preceito cominatório, determinando-se abster-se definitivamente da utilização da marca 'TRANSMÁQUINAS' ou de qualquer expressão alusiva à sua marca, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 1.500,00 [...] em caso de violação do preceito [...] deverá, ainda, a Ré ser condenada ao ressarcimento dos danos morais provocados à Autora, mediante indenização estimada em R$ 200.000,00 [...]"(f. 21).

Por sua vez, a apelante (ré) contestou afirmando que"foi constituída em 25/01/2000, tendo sido registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nome comercial/razão social TRANSMÁQUINA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LTDA., desde então. [...] que a requerente já tinha ciência da existência da empresa requerida, do seu ramo de atuação e ainda da utilização do nome comercial pela mesma, quando da constituição de sua empresa em 2005, tanto que prontamente notificou-a, em exíguo período de tempo após a aquisição do registro da marca"(f. 130).

Afirma que"dentre as atividades econômicas principais exercidas pela requerida, apenas 02 (duas) coincidem com as da requerente [...] Do que vê-se que as atividades da requerida englobam a da requerente superando-a, inclusive. [...] que a [requerente] não se utiliza da marca da [requerida] mas tão somente faz utilização do nome comercial que a ela foi atribuído desde a sua constituição. Não havendo o que se falar, assim, em colidência de marcas"(f. 131). Tece considerações sobre a distinção entre" marca "e" nome comercial ".

Prossegue afirmando que o"nome empresarial goza de ampla proteção, a qual assegura o uso exclusivo do nome àquele que primeiro o registrou, no âmbito Estadual de onde fora registrado, podendo ser ampliado à outras unidades da federação em caso de abertura de filial com o respectivo arquivamento"; que o" registro do nome TRANSMÁQUINA como nome comercial, foi feito pela requerida no ano de 2000, tendo a mesma expandido suas atividades para os Estados de São Paulo e Bahia, e para o município de Aracruz, mediante abertura de filiais, respectivamente em 2005 e 2003. [...] que além de deter o registro anterior no Estado do Espírito Santo, a requerida também o registrou antes da requerente nos Estados de São Paulo e Bahia, detendo, portanto, proteção no âmbito estadual também naquelas localidades "(f. 133).

Sustenta que"havendo colidência entre estes, deverá ser adotado o critério da anterioridade para resolução da contenda"(f. 134); que" o nome comercial [...] registrado no Registro do Comércio (Junta Comercial) goza de proteção legal e não pode ser usurpado "(f. 136). Defende, ainda, a" inexistência de contrafação e de concorrência desleal "(f. 139); que"não há que se falar em responsabilidade por parte da Requerida, vez que não há conduta ilícita por parte deste, e consequentemente, não há nexo de causalidade que configure a responsabilidade em indenizar os Requerentes"(f. 143).

O MM. Juiz de Direito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com a seguinte fundamentação:

[...] A proteção do nome empresarial, registrado na Junta Comercial, não impede que outra companhia registre junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sua marca comercial, já que as formas de proteção não se confundem. A proteção à marca é adquirida com registro expedido pelo INPI, o que dá ao titular direito de uso exclusivo em todo o país. A Constituição da República de 1988, em seu art. , inciso XXIX, prevê a proteção da propriedade das marcas, do nome empresarial e de outros signos distintivos, ao assim dispor: [...] A Lei nº 9.279/96, que regulamentou o dispositivo alhures mencionado, estabelece o direito exclusivo de exploração da marca registrada, conforme o art. 129, com a seguinte redação: [...] Destarte, enquanto o nome empresarial identifica o sujeito que exerce a empresa e o empresário, a marca identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, já o nome de domínio identifica a página na rede mundial de computadores e o título do estabelecimento, o ponto. Como visto, o nome empresarial não se confunde com a marca, tendo aquele, proteção assegurada pelo art. 33 da Lei n.º 8.934/94 e registro na Junta Comercial, e esta, pela anotação no INPI, com base na Lei n.º 9.279/96. O título de estabelecimento, por seu turno, é terceiro gênero, sendo elemento de identificação do estabelecimento empresarial que não se confunde com o nome empresarial, que identifica o sujeito de direito empresário, nem com a marca, identidade de produto/serviço. Contudo, não se confundem estes três elementos de identificação disciplinados no direito comercial, recebendo da lei, cada um deles, uma proteção específica, consistente na prerrogativa de utilização exclusiva. A proteção do título de estabelecimento se faz, atualmente, por regras de responsabilidade civil e penal, na medida em que caracteriza concorrência desleal (LPI, arts. 195, V, e 209). O empresário que imitar ou utilizar o título de estabelecimento que outro havia adotado anteriormente deve indenizar este último pelo desvio eficaz de clientela. Trata-se, portanto, de institutos não coincidentes, que são regulados por legislações próprias e submetidos ao controle de órgãos com competências distintas. O conflito entre a marca e o nome e...