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27 de Setembro de 2021
1º Grau
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TJMG • 2032382-15.2014.8.13.0024 • Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de Minas Gerais
há 2 anos
Detalhes da Jurisprudência
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sentença

Proc. nº 2032382-15.2014



Vistos, etc...

1- KS Yoshikawa EPP e Buffet Colonial Ltda., qualificadas, ajuizaram a presente ação cominatória c/c pedidos de indenização por danos morais e de tutela antecipada em face de Colonial Buffet Ltda.-ME, também qualificada, em que, em síntese, alegaram e postularam o quanto segue.

Desde a data de 25/2/1980 a segunda autora possui o registro no INPI da marca “Colonial” para serviços de alimentação, e vinha fazendo o seu uso diretamente até que em abril de 2007 a cedeu para a primeira requerente, que veio a registrá-la em seu nome em 6/10/2009. Em 30/9/2007 a KS solicitou novo registro da marca para “Buffet Colonial”, o que foi deferido em 2/2/2010. Em meados de 2012 a KS soube que a ré solicitou ao INPI o registro da marca “Colonial Buffet”, tendo então apresentado a respectiva oposição ao pedido. Sustentou a anterioridade da sua marca em relação à pretendida pela ré, e a confusão marcária que pode ocorrer no mercado com a sobrevivência das duas. Pediu a antecipação dos efeitos da tutela para a ré suspender o uso da marca questionada. Em provimento definitivo, postulou a confirmação da proibição cautelar e a imposição da obrigação à ré para alterar no registro de comércio o seu nome, com a supressão do vocábulo “Colonial”, com repercussão, inclusive, na denominação de fantasia, para evitar a confusão de marcas, bem assim deduziu compensação por danos morais.

Com a inicial, os documentos de fls. 16/145. O pedido de antecipação de tutela foi deferido, mas a decisão foi cassada em sede de agravo de instrumento, fls. 146 e 285/290.

Em sua defesa, com documentos (fls. 165/211), em resumo, a ré sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da segunda autora, ausência de interesse de agir na ação por conta da discussão administrativa da matéria e a incompetência do Juízo Estadual para deliberar sobre a lide. Em sede de mérito, em suma, alegou que a marca defendida pelas autoras foi extinta em 1980; que a oposição contra o seu pedido de registro, formulada pela primeira autora, ainda não foi decidida no INPI; disse ser uma empresa tradicional no mercado local, com centenas de eventos realizados e agendados; possui o mesmo nome e marca desde 1994; a KS não atua como buffet e sim organizando eventos; o direito de uso da marca da segunda autora expirou em 2010, o que tornou irrelevante a sua cessão para a KS, pois não foi renovado; que possui direito de preferência sobre a marca; questionou a indenização pretendida, que não foi quantificado o alegado prejuízo. Ao fim, pediu a extinção da ação ou a sua improcedência.

A ré deduziu reconvenção, em que sustentou os argumentos expendidos em sua defesa e pediu a remessa dos autos ao Juízo Federal ou a declaração de nulidade do registro de marca da primeira autora/reconvinda, fls. 212/255.

Impugnação à contestação às fls. 257/262. Contestação à reconvenção às fls. 263/266, em que foi sustentada a competência local para dirimir a lide e pedida a improcedência da ação incidental. Réplica à defesa ao pedido reconvinte às fls. 269/274.

Declinação da competência do Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca para esta 2ª Vara Empresarial à fl. 293. Foi aberta vista dos autos às partes, que nada postularam e foi cumprida uma diligência pelas autoras/reconvindas por determinação do Juízo, com a ré/reconvinte permanecendo silente, apesar de chamada a manifestar-se, fls. 295, 295v, 296, 297/300 e 301v.

É o relatório. DECIDO.

Trata-se de ação ordinária cominatória, por meio da qual as autoras e reconvindas pretendem provimento judicial para que a ré e reconvinte se abstenha de utilizar a marca “Buffet Colonial” e outras semelhantes, além da mudança do seu nome e denominação de fantasia na JUCEMG, como também indenização por danos morais. O processo está em ordem, livre de nulidades e vícios aparentes. Com a opção das partes pelo encerramento da instrução (fls. 280/280v), bem assim por entender que o feito está suficientemente instruído, passo ao seu julgamento. Existem matérias preferenciais ainda não deliberadas.

Por versar a demanda principal sobre o direito de uso de marca, baseada em registro no INPI, a competência para julgar a lide, inclusive a incidental, é da Justiça Estadual. Seria competente o Juízo Federal para conhecer da ação se o Instituto Nacional de Propriedade Industrial estivesse compondo a relação processual, o que não é o caso. Sobre a declinação da competência a este Juízo especializado (fl. 293), além de correta a decisão, pois lastreada na Resolução do TJMG nº 647/2010, não foram registrados inconformismos das partes a respeito. Pronuncio, pois, a competência deste Juízo da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte para julgar a ação principal e a incidental.

Sendo a segunda autora/reconvinda, Buffet Colonial Ltda., a agraciada com o registro perante o INPI da marca em discussão nestes autos e apenas tendo cedido o seu uso à empresa KS Yoshikawa EPP, com a qual compõe grupo econômico, conforme esclarecido pelos documentos anexados, não há ilegitimidade ativa a ser conhecida nesta sentença. Por outro lado, o interesse processual das autoras/reconvindas é patente, porquanto afirmaram contra a ré/reconvinte o uso indevido de uma marca já registrada. O fato de a ré/reconvinte ter intentado o mesmo registro não impede a discussão acerca da legalidade do uso da marca. Rejeito, pois, também essas preliminares.

No mérito, o pedido da ação principal é parcialmente procedente. Por sua vez, o pleito de mérito da reconvenção é improcedente, bem assim, quanto ao foro nela discutido, prevalece o que foi deliberado acima a respeito. Pois bem. A proteção à propriedade das marcas é regulada pela Constituição da República, em seu art. , inc. XXIX, que assim dispõe:

"XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País."

A seu lado, a concessão do registro da marca, nos termos da lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), deve ser conferida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, que é uma autarquia federal. O titular adquire a propriedade da marca ao ser expedido o registro, ficando-lhe assegurado o seu uso exclusivo em todo o território nacional, pelo prazo de dez anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos, em conformidade com os arts. 129 e 133, do aludido diploma legal.

No caso dos autos, verifica-se que a segunda autora/reconvinda efetivou, perante o INPI, o depósito do registro da marca “Colonial” e depois a transformou em “Buffet Colonial”. O primeiro registro é datado de 25/2/1980, foi renovado várias vezes e está até hoje em vigor, embora transferido a sua propriedade para a KS, o que é uma possibilidade legal. Não compete ao Juízo Estadual discutir a legalidade da concessão de registro de marca, mas somente dirimir conflitos decorrentes de seu uso. Essa é uma demanda de natureza eminentemente privada, o que seria diferente se a autarquia federal responsável pelos registros (INPI) fosse demandada, o que não é o caso. De qualquer sorte, as autoras/reconvindas comprovaram que o pedido de registro da mesma marca pela ré foi indeferido pelo INPI, conforme noticia o documento de fls. 298/300, sobre o qual silenciou-se a requerida/reconvinte quando a ele teve oportunizada vista nestes autos (fl. 301v).

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, trata-se de pleito que não merece prosperar. De fato, diferentemente do dano material, a compensação moral por uso indevido de marca desafia a prova do prejuízo efetivo que tenha atingido negativamente a marca ou o nome da sua proprietária no mercado. Para ser compensada sob a chancela moral, as autoras/reconvindas deveriam ter provado o afetamento prejudicial da marca e ou de seus nomes no mercado pelo uso indevido pela ré/reconvinte. Nada provaram, o que não lhes garante a compensação pretendida.

Com relação ao pedido reconvencional, sem razão a ré/reconvinte. Além da impossibilidade de ser demandada nesta via a nulidade do registro em nome das autoras, por conta da necessária cognição a respeito em face do INPI, o pedido de registro da marca pela reconvinte foi indeferido.



Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar que a requerida/reconvinte se abstenha de utilizar, por qualquer meio, a expressão “Buffet Colonial” ou qualquer outra semelhante, inclusive símbolos gráficos assemelhados, com alcance da proibição em publicidade real e virtual, em documentos oficiais ou não, devendo, ainda, providenciar, em trinta dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, a mudança de seu nome e denominação de fantasia perante o registro de comércio e quaisquer outros meios, de modo a evitar confusões dos vocábulos atualmente utilizados com aqueles de uso privativo das autoras/reconvindas, tudo sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), valores esses a serem atualizados mensalmente de acordo com a tabela divulgada pela Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, com resolução de mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a ré/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% calculados sobre o valor atribuído à causa, o que alcança as duas lides.

Publicar.

Registrar.

Intimar.

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2019.





Bel. Adilon Cláver de Resende

Juiz de Direito



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico e dou fé que,

Enviei expediente de publicação ao

D.J.E. em: 22/08/2019;

Foi disponibilizado na edição do D.J.E. de 23/08/2019;

Considerou-se publicado em: 26/08/2019, nos termos do art. 4º, §§ 1º e

2º. da Portaria Conjunta nº. 119/2008 do TJMG.

p/Esc.

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